ПОРУШЕННЯ ВІДОМОЇ ТОРГОВОЇ МАРКИ МОЖЕ БУТИ ХАРАКТЕРИСТИЧНОЮ НАВИЧАЛЬНО У НИЗЬКОМУ ПОДОБНОСТІ - L;

може

НАВІТЬ ЩО ПОДІБНІСТЬ З ВІДОМОЮ ТОРГОВОЮ МАРКОЮ СЛАБА, ЗНАК МОЖЕ ВПЛИНУТИ, ЯКЩО ДОСТАТКОВО СТВОРИТИ ПОСИЛАННЯ МІЖ ЗАПИТАНИМИ ЗНАКАМИ

1. ФАКТИ ТА ПРОЦЕДУРАЕГРУБО

У цьому випадку фінська компанія Paalupaikka Oy подала заявку 4 серпня 2015 року на реєстрацію в якості європейської торгової марки знака "V-WHEELS", відтвореного нижче, для позначення, зокрема, таких продуктів класу 12: "Обода коліс для автомобілі "," колеса для автомобілів "та" колеса для мотоциклів ":

Знак, на який подано заявку на реєстрацію, був описаний у заявці на реєстрацію як "блакитний круг, у центрі якого [буква 'v'] срібло [е]", яке коло "оточене тонкою срібною облямівкою" з'являється над "словом" v-колеса ", з яких "[буква] [v]" […] срібляста [а] інші символи сині ".

31 грудня 2015 року компанія Volvo Trademark Holding AB (надалі "Volvo") подала заперечення проти реєстрації цього знака, спираючись на кілька марок, зокрема на його марку, добре відому в Європейському Союзі, відтворену нижче:

Volvo заперечував як на статтях 8 (1) (b) та 8 (5) Регламенту No 207/2009, сьогодні стаття 8 (1) (b) та 8 (5) Регламенту 2017/1001.

19 червня 2017 року Відділ опозиції повністю відхилив опозицію.

22 серпня 2017 року компанія Volvo подала апеляцію до EUIPO.

21 березня 2018 року 4-а апеляційна колегія EUIPO відхилила це звернення на тій підставі, що умова подібності розглянутих знаків не була виконана. За даними Управління, знак, для якого вимагали реєстрації, відрізнявся від попередніх марок, на які покладався на підтримку опозиції, і, отже, не було ймовірності плутанини у значенні статті 8 (1) (b) Регламенту 2017/1001 не вдалося спостерігати. Апеляційна колегія також відхилила підставу для заперечення на підставі статті 8 (5) цього регламенту на тій підставі, що необхідна умова подібності не була виконана, оскільки, за її словами, розглянуті знаки були різними. Нарешті, Апеляційна колегія стверджувала, що ані опитування громадської думки, ані рішення Patentstyret (Норвезького бюро промислової власності), представлене заявником, не можуть поставити під сумнів ці висновки.

Volvo подала апеляцію до Генерального суду Європейського Союзу, який, на наш погляд, справедливо скасував вищезазначене рішення рішенням від 24 вересня 2019 року (ВТО, 24 вересня 2019 р., Т-356/18).

2. ПРАВОВА КАДР ТА ЗНАЧЕННЯ ДОПУСКУÊT ВИДАНО ЧАСОМ

Стаття 8 (5) згаданого вище положення передбачає це :

Ця стаття надає власникам торгових марок, які користуються репутацією, ширший захист, який дозволяє їм боротися проти розмивання та дрібництва їхніх знаків, а також проти актів паразитизму, незалежно від того, чи відрізняються товари та послуги, що охоплюються спірним знаком, чи не такі, як охоплюється знаменитим знаком.

Хоча такий режим охорони може здатися дуже сприятливим для власників добре відомих знаків, факт залишається фактом: до нього можна застосовувати лише за умови дотримання низки умов. Таким чином, власник повинен, зокрема, продемонструвати:

  • (1) Репутація знака, який повинен бути "відомим значній частині зацікавленої громадськості" (CJCE, 14 вересня 1999 р., ЗАГАЛЬНІ МОТОРИ,C-375/97)
  • (2) тотожність або принаймні схожість між знаками
  • (3) існування зв'язку між знаками
  • (4) доказ порушення торгової марки.

Друга умова інколи становить перешкоду, яку власникам прав важко подолати, зокрема, коли зазначений знак лише частково включає елементи попередньої марки, як це чудово ілюструє випадок. Насправді, у цьому випадку справи наявні знаки часто відрізняються у всьому світі, але певні елементи спірного знака, тим не менше, можуть викликати попередню позначку.

Питання подібності між ознаками є вирішальним у цьому відношенні. Дійсно, якщо не буде визнано подібності між відповідними знаками, двері в режим охорони відомих знаків закриються перед власником знаменитої марки. Він не зможе покладатися на інші фактори (такі як репутація, близькість до розглянутих секторів тощо), щоб компенсувати відсутність подібності та спробувати продемонструвати наявність зв'язку між знаками. Дійсно, якщо подібність не буде визнана, аналіз навіть не буде продовжений суддями (або EUIPO) на етапі перевірки посилань. Однак саме при дослідженні цього зв’язку можна аргументувати інші фактори, які можуть компенсувати слабку об’єктивну подібність між ознаками.

Іншими словами, якщо хтось приймає сувору концепцію концепції подібності - тобто глобальної подібності, як у режимі загальноприйнятих торгових марок, власник добре відомої марки ризикує не мати можливості захистити свою марку від певних дій паразитизму, навіть якщо є елементи часткової схожості між знаками, які могли б змусити споживачів, за наявності інших відповідних факторів, встановити зв'язок між спірним знаком та знаком з репутацією.

Умова подібності, однак, була предметом визначення, узгодженого протягом судової практики Співтовариства. Як і в загальноприйнятому законодавстві про торговельні марки, подібність повинна бути результатом існування елементів зорової, слухової або концептуальної подібності (ПрибADIDAS, 23 жовтня 2003 р., C-408/01, пункт 28). Це результат загальної оцінки, заснованої на загальному враженні, виробленому брендами (Прибêt SABEL, 11 листопада 1997 р., SABEL, C-251/95, пункт 23). Але як ви оцінюєте ступінь подібності, необхідної для доступу до захисту щодо відомих знаків? Рішення від 24 вересня 2019 року повертається до цього делікатного питання.

3. LA DЕПРИКЛАД ЧАСУ

Зрештою, Генеральний суд Європейського Союзу виніс рішення на користь Volvo таким чином: `` помилково дійшовши висновку, що розглянуті знаки візуально відрізняються, апеляційна колегія помилилася, не провівши оцінку загальної подібності цих знаків та, отже, вивчення всіх інших умов '(пункт 62). Рішення опозиційного підрозділу відміняється.

Щоб дійти такого висновку, Генеральний суд перевіряє, чи мала право Апеляційна колегія дійти висновку про відсутність подібності, навіть слабкий, між суперечливими знаками. Він зазначив наявність елементів візуальної схожості: позиція, шрифт, кольори, що використовуються, а також поєднання кольорів між ними, які Управління не вдалося вивчити, і які допомогли створити подібність (пункт 47).

EUIPO визнав певну схожість в ході слухання, аргументуючи це тим, що, на його думку, це "прикордонна справа", яка не досягає ступеня подібності, який вимагає судова практика. Але для Суду всі схожі риси виявляють слабку візуальну подібність, яку, тим не менше, слід враховувати (пункт 54).

Перш за все, судді Генерального суду Європейського Союзу нагадують нам, що стосовно товарних знаків, відомих у застосуванні пункту 5 статті 8 Регламенту 2017/1001, необхідний ступінь схожості менший ніж той, що вимагається для статті 8, пункт 1, b), який охоплює загальне законодавство про торговельні марки. Ця різниця в оцінці ступеня подібності нещодавно згадувалася в’TUE рішення від 16 січня 2018 р., Т-398/16, Starbucks Corp.: 'У ситуації, коли ступінь подібності, про який йдеться, не виявляється достатнім для запуску застосування статті 8 (1) (b) Регламенту No 207/2009, не можна зробити висновок, що застосування пункту 5 цієї статті є обов'язково виключено "(пункт 77).

4. ЩО ПАМ’ЯТАЙТЕ

4.1. Подібність ознак: вітальне роз’яснення

Це рішення відповідає рішенню, запропонованому Судом у рішенні ЗОЛОТІ КУЛЬКИ, 20 листопада 2014 р., С-581/13 та С-582/13: необхідно провести загальну оцінку оскаржуваних марок і встановити, чи "виявляються оскаржувані знаки певною схожістю, навіть незначною" ((Пункти 72 і 73).

Іншими словами, у питаннях відомих марок подібність завжди повинна оцінюватися з більшою гнучкістю.

У цьому можна було б сумніватися, читаючи рішення Генерального суду Європейського Союзу від 31 січня 2019 року, яке суперечить тенденції судової практики (Плем’я. ЄС, 31 січня 2019 р., Ст. Т-215/17, Apple).

Фактично, у цій справі, яка протиставляла торговій марці Pear Technologies Ltd відоме яблуко розміром з укус, і хоча Апеляційна колегія визнала незначну схожість між двома знаками, Генеральний суд розглянув, після порівняння стилізовані подання, що знаки візуально відрізнялись (Jerôme Passa, “Marque renowned: порівняння знаків”, RTD Com. 2019, p.382). Однак Трибунал відзначив наявність спільних моментів, таких як чорний колір, а також подібне розташування образних елементів, розміщених над зображеннями яблука та груші. Однак Генеральний суд відхилив будь-яку концептуальну схожість: "з попередніх зауважень випливає, що, навіть припускаючи, що, незважаючи на відсутність спільних моментів у поданні знаків, інші елементи також можуть бути враховані в контексті оцінюючи їх концептуальну схожість, елементи, викладені Апеляційною комісією, не здатні надати спірним знакам певний ступінь концептуальної подібності '(Пункт 78).

Рішення, прийняте ДФЕ у справі VOLVO (ВТО, 24 вересня 2019 р., Т-356/18, Volvo Trademark Holding AB), отже, є досить обнадійливим, оскільки нагадує, що слабка схожість між знаками не повинна створювати перешкоду на користь захисту добре відомих знаків.

Однак не слід вважати, що ця більш гнучка оцінка робить режим загальновідомих знаків набагато сприятливішим: якщо подібність визнається, все одно необхідно продемонструвати, що інші умови виконуються, і зокрема, що існує зв'язок між наявними ознаками.

4.2. Зв'язок між знаками

У справі VOLVO, виявивши певну схожість між знаками, ДФЕ запропонував Апеляційній комісії вивчити інші умови застосування статті 8 (5) Регламенту 2017/1001, нагадавши, таким чином, що подібність знаків є необхідною умовою, але недостатньою.

Все ще необхідно продемонструвати наявність зв'язку, як визнав суд у справі INTEL, тобто існування "психічного зв'язку між зазначеними знаками" (пункт 17Існує посилання у разі примирення, викликання чи асоціації.

У зв'язку з цим слід зазначити, і це є принциповою відмінністю методу від оцінки подібності, що існування посилання має оцінюватися в цілому, беручи до уваги всі відповідні фактори справи.. Серед цих факторів рішення INTEL зберігає характер товарів чи послуг, щодо яких відповідно реєструються оскаржувані знаки, міцність репутації попередньої марки, ступінь відмінності та, звичайно, ступінь подібності між спірні знаки (CJCE, 27 листопада 2008 р., INTEL CORPORATION, афі. C-252/07).

Отже, чим нижчий ступінь подібності, тим "більш невизначеним є зв'язок, який зможе встановити відповідна громадськість між ними", як зазначив Генеральний суд у рішенні El Corte Ingles. Від 27 жовтня 2016 р. (TPIUE, 27 жовтня 2016 р., T-515/12 EL CORTE INGLES/АНГЛІЙСЬКИЙ РІЗ). Низька подібність між знаками, хоча вона і не повинна перешкоджати перетинанню умови подібності, є несприятливим фактором для демонстрації існування зв'язку, що, крім того, є цілком логічним. Однак ця низька схожість може бути компенсована іншими факторами, зокрема, пов'язаними з близькістю товарів і послуг, про які йдеться, або репутацією попередньої марки. Це те, що EUIPO доведеться оцінити у справі VOLVO.

П'єр Массо, Луї Лумбе, Міфілі Тайя за співпраці Джульєтти Діллі