Верховний суд США обирає міжнародне вичерпання патентних прав
У справі Impression Product, Inc. v. Lexmark International, Inc. винесено 30 травня 2017 р. [1], Верховний суд Сполучених Штатів повинен був вирішити декілька питань, серед яких питання про те, чи дозволив власник патенту продаж товару за межами США, вичерпав усі права, що стосуються до цього патенту на товар, подібно до продажу, який мав би відбутися в США.
Принцип вичерпання прав інтелектуальної власності.
Права інтелектуальної власності, такі як авторське право, патентне законодавство або закон про торговельні марки, тимчасово надають їх власникам виключне право на експлуатацію на певній території. Це виключне право дозволяє власнику забороняти певні дії третіх осіб. Заборонені дії, як правило, включають виготовлення, пропонування, випуск на ринок, використання, імпорт чи володіння об’єктами, що включають творіння, захищені авторським правом, запатентованим винаходом або знаком на цій території.
Таким чином, власник прав інтелектуальної власності має можливість перешкоджати або фіксувати умови для збуту товару, на який поширюються ці права, на певній території. Таким чином, права інтелектуальної власності можуть суперечити принципам вільного руху товарів та свободи торгівлі.
Так званий принцип "вичерпання" прав інтелектуальної власності має на меті встановити справедливий баланс між повагою прав інтелектуальної власності, що призводить до
надання територіальних монополій та дотримання законодавства про конкуренцію, що вимагає плавності торгівлі.
Застосовуючи цей принцип, продаж, за або за згодою власника права інтелектуальної власності, об’єкта, на який поширюється це право інтелектуальної власності, має наслідком „вичерпання” права власника на цей об’єкт. Власник більше не може посилатися на своє право інтелектуальної власності, щоб протидіяти перепродажу або подальшому використанню того самого предмета. Отже, це вичерпання представляє компроміс між правами власника шляхом його контролю над випуском на ринок предмета та вільною конкуренцією шляхом погашення права власника на цей предмет після цього виведення на ринок.
Патент, що створює право за своєю природою територіальне, оскільки обмежений сферою застосування закону, що регулює цей патент, більшість законодавчих актів передбачають положення щодо вичерпання патентного права, обмеженого територіально, загальнодержавним або у випадку з `` Європейським Союзом з територіальністю, поширеною на Європейський економічний простір (ЄЕЗ). Таким чином, власник патенту вичерпує своє право на певну копію товару лише на території, на якій ця копія продана за згодою власника.
У Франції цей принцип закріплений у статті L613-6 Кодексу інтелектуальної власності (CPI), яка передбачає вичерпання патентних прав шляхом розміщення на ринку в ЄЕЗ: "Права, надані патентом, не поширюються на дії, що стосуються товару, що охоплюється цим патентом, що здійснюється на території Франції після продажу цього товару у Франції або на території держави-учасниці угоди про Європейський економічний простір власником патенту або з його явної згоди ".
З іншого боку, якщо маркетинг здійснювався в третій країні, тобто за межами ЄЕЗ, патентне право не вичерпується, і власник патенту зберігає за собою право заборонити повторне введення цієї копії на територію, охоплену патентом [2] .
Вичерпання патентних прав у США до видання Impression Product, Inc. v. Lexmark International, Inc.
У США писаний закон (статутний закон) не містить жодного положення, що регулює вичерпання патентного права, а тим більше його територіальності. Тому застосування цього принципу у Сполучених Штатах береться з загальне право, тобто ґрунтується на прецедентній практиці.
До прийняття рішення Impression Product, Inc. v. Lexmark International, Inc., Верховний Суд ніколи не виносив рішення щодо міжнародного вичерпання патентних прав після продажу, здійсненої за згодою власника. Верховний суд уже виніс рішення щодо застосування вичерпання закону, однак, не ставлячи під сумнів його територіальність. Так у своєму рішенні Quanta Computer, Inc. проти. LG Electronics, Inc. (2008) [3], Верховний суд заявив: “початковий санкціонований продаж запатентованого товару припиняє всі патентні права на цей товар". Ця позиція була підтверджена у рішенні Боумен проти. Monsanto co. (2003) [4] .
З іншого боку, Апеляційний суд Федерального округу (CAFC) (орган, нижчий за Верховний Суд і з виключною юрисдикцією у всіх патентних спорах) мав можливість підтвердити відсутність міжнародного вичерпання законодавства. Зокрема, у своєму рішенні Jazz Photo v. ITC [5], CAFC визначив, що продаж за межами США не вичерпує прав власника патенту США: Патентні права США не вичерпуються продуктами іноземного походження. Щоб застосувати захист доктрини першого продажу, санкціонований перший продаж повинен відбуватися згідно патенту США. Див. Boesch v. Graff, 133 US 697, 701-703 (1890) (законна закордонна закупівля не усуває необхідності отримання ліцензії на патент США перед імпортом та продажем у Сполучених Штатах).
Проблема полягала в тому, що CAFC помилково базував свою вимогу на попередньому рішенні Boesch v. Графф [6] Верховного суду, в якому перший продаж відповідного продукту за кордоном не здійснювався за згодою власника патенту. (Перший продаж був здійснений у Німеччині конкурентом, який користувався в цій країні правом попереднього особистого володіння.) Однак без згоди власника патенту цей перший продаж не міг спричинити вичерпання права на патент. Отже, це не було рішенням, яке підтверджує територіальне обмеження вичерпання патентних прав.
Незважаючи на відсутність чіткого письмового законодавчого положення, і незважаючи на помилку CAFC, все-таки, здавалося, було досягнуто консенсусу, що вичерпання патентного права США поширюється лише на продукцію, розміщену в торгівлі в США, відповідно до тлумачення CAFC.
Перехід, здійснений Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc.
Невизначеність щодо територіального застосування вичерпання патентних прав нещодавно була піднята Верховним судом у справі між Impression Products, Inc. та Lexmark International. Inc.
У цьому випадку Lexmark International була компанією, яка виробляла та реалізовувала картриджі з тонером у США та за їх межами. Вона володіла патентами США на ці картриджі.
Деякі переробники, такі як Impression Products, викуповуватимуть друкарські картриджі, що продаються Lexmark за межами США, заправлятимуть їх та повторно імпортуватимуть до США. З метою стримування діяльності компаній, що займаються перефасовкою, Lexmark ініціювала судові позови проти кількох із цих компаній, включаючи Impression Product, за порушення її патентів.
Захист Impression Products базувався на тезі, що продаж картриджів Lexmark за межами США призвела до вичерпання патентних прав на ці картриджі, завдяки чому компанія, що займається перефасовкою, могла їх вільно використовувати, перепаковувати та перепродавати в Сполучених Штатах.
І навпаки, Lexmark стверджував, що продаж за межами Сполучених Штатів не може призвести до вичерпання прав, що випливають із патентів США, оскільки не може бути вичерпання патентних прав за відсутності права на вичерпання одночасно '.
Тому одним із питань, що стояли перед Верховним судом, було те, чи власник патенту США вичерпує свої патентні права, продаючи свою продукцію за межами США, де, за визначенням, патентне законодавство США. Патенти не застосовуються.
Цю відповідь вирішив Верховний суд: на думку Суду, вичерпання патентного права відбувається в результаті рішення власника відмовитись від своїх майнових прав на товар в обмін на винагороду, так що `` продаж за межами США, наприклад, продаж у США, за згодою власника, вичерпує всі патентні права на цей товар.
Щоб дійти такого висновку, Верховний Суд спирався, зокрема, на попереднє рішення [7], яке він виніс у 2013 р., Яке, хоча і стосувалось права на авторські права, мав своїм головним предметом міжнародне вичерпання цього права за відсутності письмового положення про територіальність цього вичерпання. У міркуваннях, які він підтверджує, Верховний суд звернувся до загальне право тлумачення писаного права, і випливав з міркувань 17 століття принцип відмови дозволити обмеження відчуження рухомого майна ("відмова загального права дозволити обмеження відчуження нерухомості").
Висновок
З моменту винесення першого рішення Верховного суду про вичерпання прав інтелектуальної власності минуло понад півтора століття. Але цей принцип завжди породжує нові питання.
З точки зору визначеності, перехід Сполучених Штатів у бік міжнародного режиму вичерпання прав інтелектуальної власності є, мабуть, найбільш вражаючим фактом у цій галузі. Дійсно, можна було б подумати дещо карикатурно, що економічні інтереси розвинених країн, таких як США, скоріше полягатимуть у посиленому захисті власників прав інтелектуальної власності, тоді як менш розвинені, як правило, мінімізувати ці права.
Читання рішень Кірцаенг проти. John Wiley & Sons, Inc. і Продукція Impression, Inc. v. Lexmark Int’l, Inc., ми вважаємо, що Верховний суд намагався визначити пріоритетом американського споживача, дозволивши ввезення до Сполучених Штатів продукції, що продається за кордоном за нижчими цінами. Однак, якщо на перший погляд це здається на користь американському споживачеві, сумнівно, чи сприяє позиція Верховного суду в довгостроковій перспективі американським компаніям, які експортують свою продукцію на міжнародному рівні, а отже і економіці країни.
У будь-якому випадку, застосування режиму міжнародного вичерпання прав інтелектуальної власності відтепер ускладнить ділові стратегії, що полягають у продажі однакових продуктів за різними цінами в Сполучених Штатах та на інших територіях, на яких купівельна спроможність споживачів загалом нижчий, ніж у американського споживача.
Буде цікаво спостерігати, наскільки цей новий режим призведе до зміни поведінки американських компаній і якими будуть нові стратегії, розроблені цими компаніями, щоб мінімізувати вплив цього нового режиму на їх прибуток.
Примітки:
[1] Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc., Верховний суд Сполучених Штатів, 581 США ___, довідка No 15-1189 (2017)
[2] CJEC, Справа C-355/96, Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG v. Hartlauer Handelsgesellschaft mbH (16 липня 1998 р
[3] Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. Верховний суд США, 553 U.S. 617 (2008) (Документ No 06-937
[4] Боумен проти. Monsanto Co., Верховний суд США, 569 US 278 (2013
[5] Jazz Photo Corp. v. Комісія з міжнародної торгівлі США, 264 F.3d 1094 (Fed. Cir. 2001)